广东省律师承办商标案件业务操作指引
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广东省律师承办商标案件业务操作指引
编辑:反垄断反不正当竞争律师网 来源:广东律师协会网
目录
第一章 总则
第二章 商标注册申请业务
第三章 商标民事诉讼业务
第四章 与行政机关有关的商标法律业务
第五章 与商标有关的刑事法律业务
第六章 附则
第一章 总则
第一条 为了指导律师从事商标法律服务业务，减少执业风险，特制定本指引。
第二条 本指引所称的商标法律服务业务（以下简称“商标业务”），主要包括：商标注册申请、评审、转让、许可使用，注册商标侵权诉讼，未注册商标权利的保护以及侵犯注册商标专用权刑事犯罪。
第三条 与商标业务有关的法律、法规、规章及相关规定主要有：
（一）《民法通则》；
（二）《刑法》；
（三）《中华人民共和国商标法》；
（四）《中华人民共和国商标法实施条例》；
（五）《最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》；
（六）《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》；
（七）《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》；
（八）《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
（九）《最高人民法院民事审判第三庭关于对注册商标专用权进行保全和执行等问题的复函》；
（十）《最高人民法院关于专利法、商标法相关案件分工问题的批复》；
（十一）《国家工商行政管理总局商标评审委员会商标评审规则》；
（十二）《商标审查指南》；
（十三）最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释。
第四条 本指引旨在为律师从事商标法律服务业务提供最基本的指引，律师还应结合自己的实践经验、丰富及完善各项业务操守。
第二章 商标注册申请业务
第五条 商标注册申请业务主要包括但不限于：
（一）商标注册申请；
（二）商标注册申请前的查询；
（三）商标异议申请以及答辩；
（四）商标注册人名义、地址变更；
（五）转让注册商标申请；
（六）续展注册商标申请；
（七）商标使用许可合同备案；
（八）商标专用权的质押登记；
（九）优先权申请；
（十）商标注册证明申请；
（十一）补发《商标注册证》申请；
（十二）补发变更/转让/续展注册证明申请；
（十三）撤回商标注册申请；
（十四）注销注册商标申请；
（十五）撤销连续三年停止使用注册商标申请；
（十六）注册商标的财产保全办理；
（十七）《商标注册证》领取；
（十八）商标申请后的查询办理；
（十九）如何申请特殊标志登记；
（二十）世界各国及地区商标注册、转让、续展等办理。
第六条 国内商标注册申请的操作。
（一）受理机关。
1、位于北京的国家工商行政管理总局商标局。目前所有的申请都应向该局递交申请，商标局在大陆其他地区没有办事机构。
2、如申请港、澳、台商标注册，应单独向港、澳、台地区商标处（暑）办理。
（二）办理途径。
1.国内的申请人办理各种商标注册事宜有两种途径：一是在北京直接到商标局办理；二是委托国家认可的商标代理机构代理。
2. 外国人或外国企业在中国办理商标注册事宜必须委托商标代理机构代理，但在中国有经常居所或者营业所的外国人或外国企业除外。
（三）一般商品商标或服务商标申请需要的文件：
1.申请人身份证明复印件（营业执照或身份证或护照）
2.《商标注册申请书》；
3.商标图样6份；
4.如委托代理机构，还需要《委托书》
（四）注意事项
1．在商标注册用商品和服务国际分类每一个类别上每注册一个商标图样为一件商标。每件商标每申请办理任何一项注册事宜都视为一件申请，应分别提交一套申请书件，并分别缴纳费用。
2．应提交的书件没有指明份数的，如果在“具体要求”及“注意事项”栏目中也没有特别声明是多少份的，则应认为是1式1份。
3.集体商标和证明商标申请。
第七条 国外商标注册申请的操作
（一）单独国家或地区或国际联盟商标注册申请。目前几乎所有的国家、地区、国际联盟都允许外国个人或企业在本国申请注册商标。除每个国家或地区外，目前的国际联盟有欧盟（25国）、比荷卢经济联盟、非洲知识产权组织。采用这种方式一般需要委托当地的律师办理。
（二）马德里商标国际注册申请。
马德里国际注册申请分为协定国和议定国国际申请，到目前为止已经有77个成员国，欧盟、美国、日本都是成员国。
第三章 商标民事诉讼业务
第八条 商标民事诉讼业务主要包括但不限于：
（一）侵犯注册商标专用权纠纷；
（二）注册商标专用权权属纠纷。
第九条 律师代理侵犯注册商标专用权纠纷注意事项：
（一）侵权可以分为假冒和仿冒。假冒指在相同或类似的商品上使用与注册商标相同的标志，足以引起一般消费者误解的；仿冒是指在相同或类似的商标上使用与注册商标近似的标志，足以引起一般消费者误解的。
（二）是否侵犯注册商标专用权的根本标准是“是否引起一般消费者误解，将此品牌产品误认为彼品牌产品”至于他人使用的商标是否与注册商标相同或近似并非根本判断标准，他仅仅是用来衡量是否“足以引起一般消费者误解”。
（三）作为原告方采用购买方式收集侵权证据时，最好办理购买公证。
（四）未注册商标，如其有相当知名度，可以按照〈反不正当竞争法〉中知名商品特有名称权进行处理，不能用〈商标法〉处理。
第十一条 律师作为原告方代理人的注意事项。
（一）诉前分析
1、案件是否属于人民法院受理范围。
人民法院受理的商标民事纠纷案件主要包括：①商标及与商标有关权益权属、侵权、合同纠纷案件；②申请诉前停止侵犯商标、与商标有关权益行为，申请诉前财产保全、诉前证据保全案件；③其他商标、与商标有关权益纠纷案件。
2、案件应由何地法院管辖。
①级别管辖。
商标民事纠纷案件，由中级以上人民法院管辖。
各高级人民法院根据本辖区的实际情况，可以确定若干基层人民法院管辖第一审商标民事纠纷案件。
广东省能管辖第一审商标民事纠纷案件的基层人民法院有：广州市东山区人民法院、广州市白云区人民法院、广州市天河区人民法院、深圳市南山区人民法院、佛山市南海区人民法院。
②地域管辖。
因侵犯商标行为提起的民事诉讼，由侵权行为的实施地、侵权复制品储藏地（是指大量或者经常性储存、隐匿侵权复制品所在地）或者查封扣押地（是指海关、商标、工商等行政机关依法查封、扣押侵权复制品所在地）、被告住所地人民法院管辖。
对涉及不同侵权行为实施地的多个被告提起的共同诉讼，原告可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖；仅对其中某一被告提起的诉讼，该被告侵权行为实施地的人民法院有管辖权。
3、审查当事人是否适格。
审查原告是否适格。确定商标纠纷的原告是件非常重要又复杂的事项，必须审慎考虑。可通常下述方面进行审查。
①除了首次创造作品的作者具有原作品的商标外，改编人、汇编人、翻译人、注释人、整理人、表演者、录音录像制作者等对其新创作部分亦享有相应的商标，因此，必须审查原告享有的是哪方面的商标。
②审查是个人作品还是职务作品，确定到底是个人，还是法人或其他组织享有诉权。
③审查是否合作创作作品、委托作品，确定能否单个起诉，还是需要共同作为原告。
④审查商标人或其他合法权利人是否将相应的权利委托商标集体管理组织统一行使，若已委托，商标人或其他合法权利人本身就已授权的权利在合同期内，不再享有诉权，只能由商标集体管理组织以其自己的名义起诉。
⑤审查是否属于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第13、14条所规定的情况。
审查被告是否适格。
4、是否具有仲裁条款、书面仲裁协议及其效力。
5、是否超过诉讼时效期间，有无诉讼时效中断、中止或延长的事由。侵犯商标的诉讼时效为二年，自商标人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该商标保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。
6、对于商标侵权纠纷，要注意不要把法定许可使用权的行为，也当成侵犯商标的行为来认定。
7、对于商标侵权纠纷，还需要充分了解侵权人的资产、信誉等状况，并据此分析侵权人支付赔偿款的可能性。
8、对于商标许可合同纠纷案件。律师应注意审查：被许可人行使权利时是否擅自超出约定的权利；是否是在约定的方式、约定的地域和约定的期限内行使商标；被许可人不得擅自将自己享有的权利许可其他人使用；商标人可以将同样权利以完全相同的方式，在相同的地域和期限内许可他人使用，除非被许可人享有专有许可权；除专有许可外，被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权人提起诉讼，只能以商标人的名义提起诉讼。
（二）确定诉讼请求
1、确定商标归属。（适用于商标权属纠纷的案件）
2、停止侵害。行为人正在实施侵害他人商标的行为时，权利人有权要求其停止侵权行为，其目的是防止损害结果扩大。（适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件）
3、赔礼道歉、消除影响。作品商标被侵害后，权利人有权请求行为人或者诉请法院责令行为人在一定范围内赔礼道道歉、澄清事实，以消除人们对权利人或者其作品的不良印象，使社会对其评价恢复到未受侵害前的状态。（适用于侵权并致权利人信誉受损的案件）
4、赔偿损失。（主要适用于对著作财产权的侵害；对著作人身权的侵害，只有给权利人造成一定的经济损失时，才能适用赔偿损失的方法。）
5、请求确定合同无效、申请撤销合同、请求判令解除合同等。（适用于商标合同纠纷案）
6、其他诉讼请求。视具体案件情况而定。
（三）准备证据
1、证明原告存在商标。证据可以是：当事人提供的涉及商标的底稿、原件、合法出版物、商标登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为商标、与商标有关权益的权利人，但有相反证明的除外。
2、证明被告侵权行为的存在。证据可以是：当事人自行或者委托他人以定购、现场交易等方式购买侵权复制品而取得的实物、发票等。为保证法律效力，有必须要采用公证的形式。
3、证明原告所花费用及损失的存在与数额。赔偿损失，通常为权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，上述两者均不能确定时，由法院在50万的范围内自由裁量。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
（四）向法院提出诉前停止侵犯商标行为申请、诉讼证据保全申请、诉讼财产保全申请
1、诉前措施
从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，诉前申请采取责令停止侵权行为、证据保全措施是较好的方式。具体参照《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》。
2、诉中措施
相关措施通常在立案时，同时提起。
3、申请保全的证据、财产包括：①关于被告侵权行为的证据；②关于被告获利情况的证据；③查封、扣押、冻结相关财产。（在商标案件中，该措施较少使用，但面对容易转移财产的被告，该措施仍是必要的）
第十二条 律师作为被告方代理人的注意事项。
（一）客户预计对方会起诉时、客户已接到起诉状副本作出分析
1、案件是否属于人民法院的受理范围。
2、受诉法院是否有管辖权。
3、双方当事人是否均适格。
4、有无仲裁条款、书面仲裁协议及其效力。
5、是否超过诉讼时效期间。
6、对被告实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断。
7、被告侵权的证据的情况及数量。
8、被告行为的法律性质及后果。
自我分析已构成侵权的情况下，考虑与对方和解。
（二）分析认为不构成侵权时，可从下面几面进行抗辩。
1、原告不具有商标，或不能单独行为商标。
2、侵权行为不存在。
①是依法行使法定许可使用权；
②出版者、制作者能举证证明其出版、制作有合法授权；
③如果是出版者的话，证明自己已尽到合理注意义务；
④计算机软件开发者能举证，其开发的软件是由于可供选用的表达方式有限才与已经存在的软件相似的。
3、损害不存在或数额计算没有依据。包括：没有存在损害后果；原告的损失计算不正确；被告的获利计算不正确；损失计算的方式不正确；法定赔偿不合理。
第四章 与行政机关有关的商标法律业务
第十三条 律师商标行政法律业务主要包括但不限于：
（一）对商标评审委员会做出的评审决定或商标局做出的撤销注册商标专用权决定不服提起的行政诉讼；
（二）对工商行政管理机关做出的行政处罚决定不服气提起的行政诉讼；
（三）行政复议以及行政听证；
（四）代理受害方进行投诉、协助查处工商行政管理部门进行查处（俗称打假）。
第十四条 律师代理对商标评审委员会做出的评审决定不服或商标局做出的撤销注册商标专用权决定不服提起的行政诉讼注意事项：
（一）商标评审委员会做出的评审决定包括驳回商标注册申请复审决定、商标异议复审决定、商标争议决定；商标局做出的撤销注册商标专用权决定包括因连续三年不使用被申请撤销的决定、因注册商标违法使用或其使用的产品粗制滥造被注册商标被撤销的决定。
（二）受理法院：一审为北京市第一中级人民法院，二审为北京市高级人民法院，除此以外，其他任何法院均没有管辖权。
第十五条 商标的行政执法主体主要是，各级工商行政管理部门和各级海关。工商行政管理部门是主动或根据有关人员的投诉对侵犯他人注册商标专用权的行为或假冒注册商标的行为或应当使用注册商标但未使用注册商标的行为进行查处。海关根据《知识产权海关保护条例》对怀疑的进出口货物侵犯注册商标专用权的货物采取扣留的行政行为，该程序也可以基于当事人的请求进行。
第十六条 律师代理受害方进行投诉、协助查处工商行政管理部门进行查处一般应提供如下资料、文件：
（一）投诉书
（二）商标注册证原件、复印件；如有续展，还需要续展证明。
（三）商标公告原件或复印件；
（四）涉嫌侵权产品样品；
（五）投诉人主体资格证明；
（六）授权委托书；如委托人是港、澳、台或外国企业或个人，应根据有关规定办理公证、认证手续。
由于执法机构的做法并非完全一致，上述资料、文件也可能因执法机关的要求不同而有所不同。
因商标在注册后可能会被撤销或未续展而实效，因此，为慎重起见，在投诉前可以进行查询，查询商标注册的有效性。
第十七条 律师代理注册商标专用权海关保护案件注意事项：
（一）注册商标专用权海关保护既可以基于注册商标进行了海关保护备案登记而进行，也可以基于权利人向出口货物所在地海关投诉而进行。
（二）作为投诉方，应向海关提供被扣留货物等值的担保，被扣留货物一方也可以提供相应担保以使其货物得到海关放行。
（三）海关扣留货物后，海关并不直接认定侵权，海关会要求当事人向海关所在地工商行政管理部门按照行政查处进行处理或向海关所在地人民法院按照侵犯注册商标专用权进行处理。
第五章 与商标有关的刑事法律业务
第十八条 律师从事商标方面的刑事法律业务与从事普通刑事案件，在程序、权利、业务范围并没有实质性区别或较大的不同，且商标纠纷涉及刑事的案件亦相对较少，现暂不制定详细指引。
第六章 附则
第十九条 本指引适用于广东省律师承办商标案件代理业务，本指引由广东省律师协会负责解释。
第二十条 本指引与法律、法规、司法解释等相关法律规定有冲突或不符时，以法律、法规、司法解释等相关法律规定为准。
第二十一条 本指引自公布之日起实施。
