宏发（港澳）公司诉商标评审委员会商标异议复审判决书
宏发（港澳）公司诉商标评审委员会商标异议复审纠纷判决书
中华人民共和国北京市第一中级人民法院行政判决书
编辑：中国反垄断反不正当竞争律师网 来源：中国法院网
（2006）一中行初字第189号
原告：宏发（港澳）有限公司（CROWN RESOURCES LIMITED），住所地香港特别行政区九龙旺角上海街638号旺角海景中心801室。
法定代表人：苏金华（SIE KAU），董事。
委托代理人：郑朝才，厦门市财富商标事务所有限公司商标代理人。
被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。
法定代表人：侯林，主任。
委托代理人：张力伟，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。
委托代理人：臧宝清，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。
第三人：杰普公司（THE GAP,INC.），住所地美利坚合众国加利福尼亚州94066圣布鲁诺市樱桃大街900号60信箱和美利坚合众国加利福尼亚州94105旧金山市福尔松二街。
法定代表人：朱莉•坎伯（Julie Kanberg），副总裁和副总法律顾问。
委托代理人：李静冰，北京市正见永申律师事务所律师。
委托代理人：张颖，北京市正见永申律师事务所律师。
原告宏发（港澳）有限公司（简称宏发公司）不服中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2005年11月28日做出的商评字〔2005〕第4055号《关于第1128403号“GAP”商标异议复审裁定书》（简称〔2005〕第4055号裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2006年1月16日受理后，依法组成合议庭并通知杰普公司作为本案第三人参加诉讼，于2006年5月30日公开开庭进行了审理。原告宏发公司的委托代理人郑朝才，被告商标评审委员会的委托代理人张力伟、臧宝清，第三人杰普公司的委托代理人李静冰、张颖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
商标评审委员会在〔2005〕第4055号裁定中认定：一、第1128403号“GAP”商标（简称被异议商标）申请注册时，杰普公司已经在第3类身体用和浴用香皂等商品上注册了“GAP”商标（简称引证商标），注册号为876252。被异议商标与引证商标字母相同，构成近似标志。被异议商标指定使用的香皂、药皂、香料、化妆品、香水、花露水、牙膏商品与引证商标核定使用的身体用和浴用香皂、香精油、化妆品、牙粉等商品分别属于同一种或类似商品，在上述商品上两商标已构成指定使用在同一种或类似商品上的近似商标。被异议商标指定使用的清洁制剂等其他商品与引证商标指定使用相差较大，未构成指定使用在同一种或者类似商品上的近似商标。二、1969年8月，杰普公司在其于美国开设商店的招牌上首次使用了“the gap及图”作品，1971年在其宣传材料上也使用了该作品。该作品在文字排列、图案设计上有一定的创意及美感，应属于《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）保护的美术作品。宏发公司称1972年林福田自行设计“the gap及图”作品，并于1978年作为商标在马来西亚获得注册。但对该主张宏发公司未提供相应证据予以支持，且林福田将该作品作为商标注册的时间也晚于杰普公司开始使用其作品的时间。因此，综合本案证据，可以认定杰普公司享有该美术作品的著作权，该作品受著作权法的保护。被异议商标为“GAP”（拉长形式）文字商标，与杰普公司在先享有著作权的作品整体差别较大，未构成对杰普公司美术作品的复制与摹仿，且“GAP”文字为非独创文字，单独不能构成我国著作权法所保护的作品。杰普公司虽然主张其享有拉长形式的“GAP”商标的著作权，但该种将字母竖向拉长的表现形式属于较为简单的字体变化，与普通印刷体字母在外观上差别不大，不属于我国著作权法所指的作品。据此，被异议商标不会损害杰普公司所主张的著作权。三、马来西亚精英投资控股有限公司(简称精英公司)在与杰普公司就在马来西亚注册的“GAP”商标及相关注册申请签署和解协议时，明知其已在中国申请了第801451号及第803543号商标，仍违反诚实信用原则，隐瞒了事实。在签署和解协议后，亦未按照诚实信用的原则及其做出的承诺撤回两件商标的注册申请，致使第801451号商标最终获得注册。根据以上事实情况以及精英公司董事长与宏发公司负责人为同一人的事实可以认定，宏发公司明知该两件商标按照和解协议及诚实信用原则不应获得注册，也不应在和解协议签署之后再行转让，却在受让取得第801451号商标权后，又相继在其它类别的商品上注册或申请注册一系列与“GAP”有关的商标，包括与杰普公司“GAP”（拉长形式）商标表现形式相同的本案被异议商标，其行为违反了诚实信用的原则，故被异议商标属于以其他不正当手段申请注册的情形。
综上所述，依据商标法第二十八条、第三十三条、第三十四条的规定，商标评审委员会裁定被异议商标不予核准注册。
商标评审委员会做出〔2005〕第4055号裁定后，宏发公司不服，在法定期限内向本院提起行政诉讼，其诉称：一、引证商标指定的商品中不含洗涤剂、漂白剂、清洁制剂、厕所清洗剂、靴鞋油、擦亮用剂、研磨材料等商品项目，而宏发公司指定的商标注册商品项目中含有洗涤剂、漂白剂、清洁制剂、厕所清洗剂、靴鞋油、擦亮用剂、研磨材料等。洗涤剂、漂白剂、清洁制剂、厕所清洗剂、靴鞋油、擦亮用剂、研磨材料等商品与引证商标所指定的商品不属同种或类似商品，它们之间存在较大的差异，不会引起消费者的混淆误认，彼此之间不存在权利冲突，因此，理应获准注册。二、宏发公司未违反诚实信用原则，申请注册商标的行为正当、合法，被异议商标应予核准注册。首先，根据精英公司与杰普公司的和解协议，精英公司仅承诺将其在马来西亚的“GAP”商标转让给杰普公司，本身不再拥有世界其他国家的“GAP”商标，精英公司已经完全遵守承诺。关于第803543号商标撤回申请一事，是杰普公司利用中国当时在异议中的商标无法办理转让的规定，迫使精英公司处于“违反协议”的地位，精英公司不得不与宏发公司修改了转让协议，放弃第803543号商标。而且，宏发公司与精英公司是两个不同的公司，分别在不同的国家(地区)登记注册，无论宏发公司与精英公司有无关联，均不能说明宏发公司对杰普公司有任何恶意。其次，宏发公司是第801451号“the gap及图”商标的合法继受人，对杰普公司与精英公司之间的纠纷并不知情。在取得第801451号“the gap及图”商标后，为了更好地维护自身权益，在其他商品类别上扩大注册理所当然。商标评审委员会无视上述事实，仅凭一份形成于国外的真伪难辨的民间协议书作出裁定，有失公正，故被异议商标应当获准注册。
综上所述，〔2005〕第4055号裁定应予以撤销，对宏发公司在第3类鞋油、研磨材料等商品上申请注册被异议商标应予以核准。
被告商标评审委员会除坚持其在〔2005〕第4055号裁定中的认定外，针对宏发公司的起诉意见辩称：一、〔2005〕第4055号裁定并未认定清洁制剂、厕所清洗剂、靴鞋油、擦亮用剂、研磨材料等商品与引证商标指定使用商品类似。被异议商标指定使用的洗涤剂、漂白剂等商品与引证商标指定使用的身体和浴用香皂均属于常用的洗涤用品，具有相近的用途、销售渠道及消费对象，属于类似商品，在类似商品上申请的被异议商标违反商标法第二十八条的规定。二、宏发公司在评审程序提交了精英公司与杰普公司的和解协议书，并强调精英公司已经履行了协议中的承诺，即宏发公司已经通过举证认可了和解协议的真实性。此外，杰普公司在评审程序中提交了和解协议的公证认证手续，与其提交的精英公司与杰普公司之间的往来信函，马来西亚高等法院关于中国第803543号商标的判决等证据可以相互印证，以上事实足以认定该和解协议的真实性。对比杰普公司和宏发公司在评审程序中提交的和解协议译文，虽然在具体表述的文字上略有不同，但关于“the gap及图”作品的著作权归属以及精英公司的承诺等内容基本一致，不存在理解上的分歧。宏发公司关于精英公司仅承诺将马来西亚的商标转让给杰普公司的主张与其提交的和解协议译文内容不符，商标评审委员会对此不予认可。
综上所述，商标评审委员会在〔2005〕第4055号裁定中认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，请求人民法院维持该裁定。
第三人杰普公司述称：一、杰普公司同意商标评审委员会关于被异议商标的注册申请违反诚实信用原则的认定。宏发公司明知第801451号注册商标系不当注册商标，仍然与精英公司恶意串通，受让取得该注册商标后，恶意提出被异议商标的注册申请，违反了商标法第四十一条规定。二、在异议和异议复审阶段，宏发公司并没有就商品类似问题提出意见，故商标评审委员会未就此裁定。现宏发公司在诉讼中提出商品类似问题超出裁定范围，法院不应当予以审理。综上，杰普公司请求人民法院维持〔2005〕第4055号裁定。
本院经审理查明:
一、宏发公司和杰普公司在中国申请注册商标的情况
1、宏发公司在中国申请注册商标的情况
1996年3月12日，宏发公司分别在14类商品上提出“the gap及图”商标及在第25类商品上提出“盖普”商标的15件注册申请，其中的9件注册申请被初步审定后，杰普公司相继提出异议。中华人民共和国工商行政管理总局商标局（简称商标局）裁定异议成立，该9件商标不予核准注册，宏发公司已分别向商标评审委员会申请复审。宏发公司在其余商品上的6件注册申请相继获得注册。
1996年11月4日，宏发公司又分别在8类商品上申请注册“GAP”商标(拉长形式)，其中的5件注册申请及1997年5月19日在第25类商品上申请注册的“GAP”商标被杰普公司提出异议，商标局裁定异议成立，该6件商标不予核准注册。宏发公司已分别向商标评审委员会申请复审。宏发公司在其余商品上的3件注册申请由商标局核准注册。
对宏发公司上述两次获得核准注册的9件商标及宏发公司受让取得的第801451号商标，杰普公司分别向商标评审委员会提出了注册不当商标撤销申请，商标评审委员会经审查后裁定杰普公司提出的撤销理由成立，这10件商标予以撤销。裁定做出后，宏发公司未在法定期限内向人民法院起诉。
本案涉及的第1128403号“GAP”商标（即被异议商标，见本判决附件）系前述商标局不予核准注册的15件商标中的一件，申请日期为1996年11月4日，指定使用商品为第3类的香皂、药皂、剃须皂、洗涤剂、漂白剂、洗发剂、柔发剂、清洁制剂、厕所清洗剂、靴鞋油、擦亮用剂、研磨材料、香料、化妆品、化妆用护肤剂、化妆用清洗剂、香水、花露水、口红、指甲油、染发油、爽身粉、非医用洗嘴剂、牙膏、熏香、动物用化妆品、宠物用香波。
2、杰普公司在中国申请注册商标的情况
1991年至1993年，杰普公司先后在第25类、第18类、第42类等商品或服务上注册了“GAP”商标。
1994年10月22日，杰普公司在第3类香水等商品上申请注册的“GAP”商标（即引证商标）被核准注册，商标注册证号为第876252号，在第3类核定使用的商品包括身体用和浴用香皂、身体用和浴用液、身体用和浴用粉、身体用和浴用盐、香水和化妆香水、香精油、化妆品和化妆处理剂、发用香波、洗发液、洗发水、牙粉。
二、杰普公司的有关商标在中国境外的使用情况。
1969年8月，杰普公司首次在其于美国旧金山开设的第一家GAP商店的招牌上使用了“the gap及图”标识，当时该商店主要销售唱片、录音磁带及牛仔裤商品，其中“the gap”为小写字母，“the”字母由左上向右下斜向置于“ga”字母上方。图形部分为7个大小不一的同心圆图形交错排列组成。对杰普公司1969年使用“the gap及图”的事实，宏发公司在评审阶段和诉讼阶段均未提出异议。
四、杰普公司与精英公司在马来西亚签署“和解协议”的有关情况。
精英公司在马来西亚受让取得的M／78356号“the gap及图”商标于1978年4月6日获得注册，指定使用于第25类服装等商品上。后杰普公司向马来西亚的吉隆坡高等法院起诉，请求撤销该商标。
1995年4月13日，杰普公司与精英公司签署“和解协议”。在协议中明确了杰普公司是“the gap及图”设计作品及其创造的“GAP”系列商标所有变化的艺术作品的著作权人，杰普公司是“GAP”、“THE GAP”、“the gap”、“gap”、“GAP KIDS”、“BABY GAP”、“GAP SHOES”等商品及服务标志的所有人，且双方就以下事宜达成一致：l、协议第1、2项约定，精英公司将其在马来西亚注册的M／78356号“the gap及图”商标、“GAP”商标注册申请及与之有关联的商誉及所产生的诉讼权利以马币90万令吉对价转让给杰普公司。2、协议第4、(e)、(vii)项约定，精英公司作出全世界范围内适用的明示保证：除该公司在马来西亚注册的M／78356号商标及／或注册申请外，精英公司并没拥有、尚未申请及将不申请与下述标志相同或近似的任何商标(于任何类别的任何商品上)，假如已经申请，精英公司须立刻撤销任何这样的申请；所述标志包括M／78356号商标及商标注册申请以及杰普公司所有的各种形式的“GAP”系列标志。3、协议第14项约定，除协议明文规定外，该协议或协议下之任何权利或义务，未经杰普公司书面同意，精英公司不得转让给第三方。
1994年3月30日，精英公司在第25类服装等商品上及婴儿服装等商品上分别向中国商标局提出“the gap及图”商标及“GAP”商标(拉长形式)的注册申请。1995年12月21日，精英公司申请的“the gap及图”商标被核准注册，注册号为第80l451号。1996年5月28日，该商标转让予宏发公司，转让事项刊登在总第557期《商标公告》上。第801451号商标文字及图形部分均置于方形框内，其中“the”水平放置，“gap”字母呈左下到右上方置于“the”字母的右下侧，方形框的右下角为7个大小不一、交错排列的同心圆图形。
精英公司申请的“GAP”商标(拉长形式)经商标局初步审定后刊登在1995年第36期(总第513期)《商标公告》上，注册号为第803543号，杰普公司对该商标提出异议。1995年12月6日，杰普公司致函精英公司，称其发现由精英公司申请并已在中国商标公告上公告的第803543号“GAP”商标，该商标注册违反了双方的和解协议，要求精英公司按照协议约定立刻撤销该商标申请。1996年5月6日，精英公司致函杰普公司，称第803543号商标已转让给宏发公司，并随函附了精英公司与宏发公司签署的转让协议。该协议签署日期为1995年2月3日，协议显示精英公司仅转让给宏发公司第803543号一件商标。同年5月13日，马来西亚高等法院做出判决，判决精英公司立刻撤销在中国申请的第803543号商标。后精英公司撤回了该商标的注册申请，1999年商标局对该异议案做出结案决定，第803543号商标不予注册。
五、与案件有关的其他事实
宏发公司及杰普公司均提交了1995年2月3日由宏发公司与精英公司签署的另一份“商标注册转让合约”，该合约显示精英公司转让给宏发公司的商标包括第803543号和第801451号两件商标。
2000年7月25日，宏发公司在评审程序中委托的天平商标代理公司向商标评审委员会提交了“宏发公司‘GAP’评审案补充资料”，在有关陈述中表明精英公司的董事长与宏发公司的负责人为同一人，即吴有昌。
在本案庭审过程中，宏发公司对此提出异议，其认为宏发公司提交的公司注册登记显示，吴有昌并非宏发公司的负责人。另外，宏发公司表示对本案中关于商标法第二十八条不再主张起诉状中的意见；对商标评审委员会认定的杰普公司与精英公司签订的和解协议的内容无异议。
经本院核实，在宏发公司向本院提交的注册证书中，未载明宏发公司的董事名单。据中国委托公证人张家伟于2005年12月28日出具的证明，宏发公司现任董事为MS.FENG RUI HUA和MR.SIE KAU。
上述事实有商标评审委员会做出的〔2005〕第4055号裁定，被异议商标档案，引证商标档案，杰普公司与精英公司在马来西亚签署的“和解协议”，宏发公司的注册证书，张家伟于2005年12月28日出具的证明，当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:
商标法第四十一条规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。
就该条规定，首先，从字面上看，该规定针对的是已经注册的商标，但是对于法律的理解，除了领会直接表达的字面含义以外，还应当结合立法精神以及立法目的综合考虑。从商标法第四十一条的立法本意看，其宗旨在于本着诚实信用的原则，制止恶意申请注册商标的行为，维护良好的市场秩序。这一宗旨应当贯穿于商标审查、核准程序，异议和争议程序的始终。如果商标局或商标评审委员会在商标申请注册阶段即发现该商标申请人系企图以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，可以适用该条款不予核准该商标获得注册，而不必待该商标申请被核准注册后再适用该条撤销不当注册商标。其次，商标法第十条、第十一条和第十二条的内容是对不得作为商标使用和注册的情形做出的规定，而商标法第四十一条第一款规定的，与这些情形并列的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的行为在商标法的其他条款当中并未以列举或解释的方式给予规定，且在商标法的其他条款当中规定的属于以不正当手段进行商标注册的行为也没有全面涵盖所有的以不正当手段进行商标注册的情形，因此，商标法第四十一条第一款既作为程序性条款赋予了其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标的权利，同时，也是一项实体性条款规定了制止“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的原则，故可以由商标评审委员会在审理商标异议和商标争议案件时适用。
就本案事实而言，首先，天平商标代理公司作为宏发公司在评审程序中委托的代理人，其相关陈述应视为宏发公司的陈述，宏发公司如欲在诉讼过程中否认，则有义务提交相反证据。而宏发公司提交的注册证书以及张家伟于2005年12月28日出具的证明均不能证明在2000年7月25日宏发公司的负责人不是吴有昌，故宏发公司关于商标评审委员会对其与精英公司具有关联性的认定有误的主张不能成立，本院不予支持。其次，正如商标评审委员会所评述的，鉴于宏发公司和精英公司的关联关系，宏发公司明知第801451号和第803543号商标按照杰普公司和精英公司签订的和解协议及诚实信用原则不应获得注册，也不应在和解协议签署之后再继续进行转让，却仍然受让取得第801451号商标权，又相继在其它类别的商品上申请注册一系列包括被异议商标在内的与“GAP”有关的商标，隐瞒事实，欺骗商标局，其行为违反了诚实信用的原则，属于以不正当手段申请注册的情形。商标评审委员会在前述事实基础上做出的认定是正确的，宏发公司关于其申请注册被异议商标未违反商标法第四十一条的主张不能成立，本院不予支持。
鉴于宏发公司在本案庭审过程中表示对本案中关于商标法第二十八条的适用不再主张起诉状中的意见，本院对此不持异议。
综上，商标评审委员会在〔2005〕第4055号裁定中认定事实清楚，程序合法，结论正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决如下：
维持被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会做出的商评字〔2005〕第4055号《关于第1128403号“GAP”商标异议复审裁定书》。
案件受理费1000元，由原告宏发（港澳）有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，原告宏发（港澳）有限公司和第三人杰普公司可在本判决书送达之日起30日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费1000元（开户行：中国工商银行北京分行黄楼支行，户名：北京市第一中级人民法院，帐号：144537－48），上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 仪 军
代理审判员 彭文毅
代理审判员 赵 明
代理审判员 侯占恒
代理审判员 江建中
二ＯＯ六年六月十九日
书 记 员 吴 江
书 记 员 谭北川
