安斯泰来制药株式会社诉深圳清华源兴药业、北京万维药业
安斯泰来制药株式会社诉深圳清华源兴药业公司、北京万维药业公司侵犯专利权纠纷判决书
中华人民共和国北京市第二中级人民法院民事判决书
编辑：中国反垄断反不正当竞争律师网 来源：北京法院网
(2005)二中民初字第11763号
原告：安斯泰来制药株式会社，住所地日本国东京都中央区桥本町2丁目3番11号。
法定代表人：渡边裕二。
委托代理人：邹海林，中原信达知识产权代理有限公司律师。
委托代理人：杨青，中原信达知识产权代理有限公司专利代理人。
被告：深圳市清华源兴药业有限公司，住所地中华人民共和国广东省深圳市南山区第五工业区内。
法定代表人：杨向阳，董事长。
委托代理人：史翔，北京市同和通正律师事务所律师。
委托代理人：苗青，北京市同和通正律师事务所律师。
被告：北京万维药业有限公司，住所地中华人民共和国北京市崇文区东花市北里中区甲25号。
法定代表人：郭勇，经理。
委托代理人：张天舒，北京天昊知识产权代理有限公司专利代理人。
委托代理人：丁业平，北京天昊知识产权代理有限公司专利代理人。
原告安斯泰来制药株式会社诉被告深圳市清华源兴药业有限公司(以下简称清华源兴公司)、北京万维药业有限公司(以下简称万维公司)侵犯专利权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告安斯泰来制药株式会社的委托代理人邹海林、杨青，被告清华源兴公司的委托代理人史翔、苗青，被告万维公司的委托代理人张天舒、丁业平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告安斯泰来制药株式会社诉称：1990年2月2日，山之内制药株式会社向中华人民共和国国家知识产权局提出了名称为“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”的发明专利申请，经中华人民共和国国家知识产权局审查，该项申请于1995年11月15日被授予专利权。2005年7月1日，该项专利权人变更由原告享有，并由中华人民共和国国家知识产权局进行了著录项目变更登记。现发现被告清华源兴公司制造的盐酸雷莫司琼注射液使用了原告的专利方法，其行为构成对原告专利权的侵犯。被告万维公司未经许可，销售了被告清华源兴公司制造的盐酸雷莫司琼注射液，其行为亦构成侵权。故起诉，要求判令二被告停止侵权行为，销毁侵权产品，由被告清华源兴公司赔偿原告经济损失50万元，及因诉讼支出的合理费用4500元。
被告清华源兴公司辩称：经检索，原告专利不具备专利性，应归于无效。我公司制造的盐酸雷莫司琼注射液使用了与原告专利不同的方法。因此，被告不构成对原告专利权的侵犯，不同意原告的诉讼请求。
被告万维公司辩称：我公司是从被告清华源兴公司购买了盐酸雷莫司琼注射液，有合法来源，不同意原告的诉讼请求。
本院经审理查明：1990年2月2日，山之内制药株式会社向中华人民共和国国家知识产权局提出了名称为“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”的发明专利申请，经中华人民共和国国家知识产权局审查，该项申请于1995年11月15日被授予专利权。2005年7月1日，该项专利的权利人变更由原告享有，并由中华人民共和国国家知识产权局进行了著录项目变更登记。
根据“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”发明专利权利要求书第一项记载的内容，一种由结构式(I)：
表示的四氢苯并咪唑衍生物或其药物上可接受的盐的制备方法，其中Het代表杂环基团，所述杂环基团选自吡咯烷基，哌啶基，哌嗪基，吡咯基，呋喃基，噻吩基，咪唑基，噻唑基，吡唑基，异噻唑基，噻二唑基，吡啶基，哒嗪基，嘧啶基，吡嗪基，4H-环戊噻唑基，5,6-二氢-4H-环戊噻唑基，吲哚基，异吲哚基，2,3-二氢吲哚基(二氢吲哚基)，异二氢吲哚基，吲唑基，中氮茚基，苯并噻吩基，苯并呋喃基，苯并噻唑基，苯并咪唑基，苯并恶唑基，4,5,6,7-四氢苯并噻吩基，2,3-二氢苯并咪唑-2-酮基，喹啉基，异喹啉基，1,2,3,4-四氢喹啉基，1,2,3,4-四氢异喹啉基，苯并恶嗪基，2,3-二氢苯并恶嗪基，吩噻嗪基和咔唑基的基团，典型地可被1至3个取代基取代，取代基选自于包括低级烷基，低级链烯基、低级炔基、C3-8环烷基-低级烷基、苯基低级烷基、低级烷氧基、硝基、羟基、低级烷氧基羰基和卤原子组成的组，以及，X表示结合到杂环的氮原子或碳原子上的单键，或表示结合到杂环碳原子上的-NH-，该方法的特征在于：
a) 由下式（III）
Het-X1-H (III)
所表示的胺、酰胺或脲与由式（II）
表示的羧酸或其活性衍生物进行反应以制备式（Ia）所表示的四氢苯并咪唑衍生物：
式III中Het如上所限定以及X1表示结合到Het的氮原子上的单键或结合到Het的碳原子上的-NH-，式Ia中Het和X1如上所限定；或
b) 由式(IIIa)所表示的杂环化合物：
Het-X2-H （IIIa）
其中Het如上所限定以及X2表示结合到Het的碳原子上的单键和式(II)
所表示的羧酸或其活性衍生物进行反应，以制备式(Ib)表示的四氢苯并咪唑衍生物：
其中Het和X2如上所限定；
c) 将式(Id)表示的化合物N烷基化
其中Het1表示如上所限定的Het中的、其环上存在-NH-的杂环基团，以及X表示结合到Het碳原子上的单键或-NH-，或表示结合到Het氮原子上的单键，以制备式(Ic)表示的四氢苯并咪唑衍生物：
其中Het2表示从Het1衍生而来的杂环基团，其中Het1中的-NH-被转变成Het2中的-N(R4)-，其中R4表示低级烷基基团、低级链烯基基团、低级炔基基团、C3~C8环烷基低级烷基基团或苯基低级烷基基团以及X如上所限定。
如需要，将上面所得化合物按常规方法转化为其药学上可接受的盐。
诉讼中，安斯泰来制药株式会社认为，“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”专利的独立权利要求中包含了三种方法，现指控清华源兴公司使用了方法b。为证明侵权行为成立，安斯泰来制药株式会社采用了比较原、被告双方化学反应式的形式进行技术方案对比。清华源兴公司对安斯泰来制药株式会社所采用的上述比对形式不持异议。安斯泰来制药株式会社在确定其化学反应式时的具体做法为：从专利权利要求1的前序特征部分中选取相关化合物，根据专利方法b记载的制备方法形成与被控侵权的技术方案最为近似的反应式，该过程为：当Het选自吲哚基，并被1个低级烷基，例如甲基取代时，式(IIIa)所表示的杂环化合物即为甲基吲哚（C9H9N）；式(II)所示的化合物4,5,6,7-四氢苯并咪唑-5-羧酸的活性衍生物选用酰胺，此时，反应产物(Ib)所示的四氢苯并咪唑衍生物即为5-[(1-甲基吲哚-3-基)羰基]-4,5,6,7-四氢苯并咪唑。
根据上述做法所产生的相关步骤化学反应式为：
清华源兴公司制造的盐酸雷莫司琼注射液的主要化学成分为盐酸雷莫司琼，它是四氢苯并咪唑衍生物其中的一类化合物，其化学名称为(-)-(R)-5-[(1-甲基吲哚-3-基)羰基]-4,5,6,7-四氢-1H-苯并咪唑单盐酸盐，结构式为
根据本院从国家食品药品监督管理局调取的清华源兴公司申报的《盐酸雷莫司琼生产工艺的研究资料及文献资料》中产品合成路线部分资料的记载，获知清华源兴公司在制造盐酸雷莫司琼时所使用的制备方法的相关步骤化学反应式为：
根据原、被告双方上述化学反应式的对比，安斯泰来制药株式会社发表以下意见：虽然二者区别在于第一反应物特征以boc（叔丁氧羰酰基）代替H作为保护基，然而，根据药物合成领域的公知常识，boc易被酸解而脱掉，实际参与反应的第一反应物与原告专利方法的第一反应物一致，加上第二反应物和产物作为技术特征也完全相同，所以被告方法所述技术方案与原告专利方法所述技术方案完全相同，即落入原告专利方法的保护范围。另外，被告方法以boc代替H，二者主要结构相同，其实质是相同的，在第一反应物上采用了基本相同的手段。同时，两者皆是与同样的第二反应物甲基吲哚反应，生成相同的产物，显然其功能和效果相同，是本领域普通技术人员容易联想到的。安斯泰来制药株式会社为佐证其上述观点，向法庭提交了由化学工业出版社出版的《药物合成反应》教科书，该教科书中载明，“叔丁氧羰酰基（boc）……其分解多在酸性条件下进行……1957年发现叔丁氧羰酰基可作为氨基保护基……同时比苄氧羰酰基更易于酸解脱去，因此是较广泛应用的保护基……。”
清华源兴公司认为，在被控侵权方法的反应式中，反应条件为无水反应，不存在原告所称的boc易被酸解而脱掉的情形，因此，清华源兴公司的制备方法使用了不同于原告专利方法的中间体，没有落入原告专利的保护范围，不构成对原告专利权的侵犯。
2002年，清华源兴公司向国家食品药品监督管理局申报生产盐酸雷莫司琼注射液，并于2004年得到批准。之后，清华源兴公司开始制造、销售盐酸雷莫司琼注射液。2005年6月27日，安斯泰来制药株式会社以公证形式从万维公司购买了盐酸雷莫司琼注射液，每支单价为124元。诉讼中，清华源兴公司认可原告购买的上述盐酸雷莫司琼注射液是万维公司从该公司购进的。
上述事实，有“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”的发明专利文件、著录项目变更登记公告、清华源兴公司向国家食品药品监督管理局申报生产盐酸雷莫司琼注射液部分文件、公证书、化学工业出版社出版的《药物合成反应》教科书以及双方当事人的陈述等证据在案佐证。
本院认为：原告安斯泰来制药株式会社对涉案“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”发明专利享有的专利权合法有效，受法律保护。被告清华源兴公司虽主张涉案专利不具备专利性，但其应另行通过专利行政程序解决，本案不作处理。
根据中国专利法的有关规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求。根据“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”专利权利要求一限定的保护范围，其前序特征部分分别与后续特征部分记载的a或b或c方法构成了该专利的保护范围。由于涉案专利的保护方法是以化学分子式和反应式形式表现的，在进行技术方案对比时，对原告安斯泰来制药株式会社采用比较原、被告双方化学反应式的形式进行技术方案对比的做法，被告清华源兴公司不持异议，本院亦予以认可。结合涉案专利方法b 得出的化学反应式，它体现为两个反应物和一个产物，它们构成了原告主张的技术方案的全部必要技术特征。经比较原告专利方法和被控侵权的方法，二者在第二反应物及产物上均相同，二者区别表现为在第一反应物特征上被控侵权的方法是以boc基代替H基作为保护基。但是，根据现有证据，可以认定boc基更易于酸解，易被脱去，是一种较广泛应用的保护基，因此，与原告专利使用的H基相比，二者主要结构相同，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征，该特征与原告专利对应的特征构成等同。据此，被告清华源兴公司使用的涉案方法落入了原告专利的保护范围，构成对原告安斯泰来制药株式会社的专利权的侵犯。
根据中国专利法的有关规定，在发明专利权被授予后，他人未经专利权人许可，不得为生产经营目的使用其专利方法。现被告清华源兴公司在制造盐酸雷莫司琼时使用了涉案专利方法，构成对原告安斯泰来制药株式会社专利权的侵犯，应依法承担停止侵权行为，并赔偿经济损失的民事责任，其中包括原告因本案诉讼而支出的合理费用。鉴于涉案专利的申请时间在1993年1月1日之前，根据相关司法解释的规定，人民法院在案件实体审理中应依法适用方法发明专利权不延及产品原则，即任何单位或个人未经专利权人许可不得为生产经营目的使用该专利方法，但是不包括使用、销售或者进口依照该方法所直接获得的产品。因此，对原告安斯泰来制药株式会社提出销毁侵权产品的请求，本院不予支持。同理，被告万维公司作为盐酸雷莫司琼注射液的销售商，其销售行为亦不构成对涉案专利权的侵犯，对原告安斯泰来制药株式会社要求判令万维公司停止销售盐酸雷莫司琼注射液的请求，本院不予支持。
关于赔偿损失一节，鉴于原告安斯泰来制药株式会社未就其实际损失或被告清华源兴公司因侵权行为获利进行举证，本院将参考被告清华源兴公司实施侵权行为的时间长短以及盐酸雷莫司琼注射液的销售单价等因素予以酌定。
综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、第六十三条第二款，《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第（一）、（七）项，《最高人民法院<关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定>》第七条第二款、第十七条、第二十一条之规定，判决如下：
一、深圳市清华源兴药业有限公司于本判决生效之日起，立即停止侵犯安斯泰来制药株式会社的“四氢苯并咪唑衍生物的制备方法”发明专利权的涉案行为；
二、深圳市清华源兴药业有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿安斯泰来制药株式会社经济损失五万元以及安斯泰来制药株式会社为制止侵权行为所支付的合理开支四千五百元；
三、驳回安斯泰来制药株式会社的其他诉讼请求。
案件受理费10 055元，由安斯泰来制药株式会社负担1055元（已交纳），由深圳市清华源兴药业有限公司负担9000元（于本判决生效后7日内交纳）。
如不服本判决，安斯泰来制药株式会社可在判决书送达之日起三十日内，深圳市清华源兴药业有限公司和北京万维药业有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 张晓津
代理审判员 何 暄
代理审判员 冯 刚
二ОО六 年九月二十日
书 记 员 历智宇
